[Discussioni] Testo proposta di legge UE sul brevetto software

Lun 25 Feb 2002 09:49:56 CET

Mi hanno inviato questo testo in discussione alla UE
sulla brevettabilità del software. Dal momento che da
passati colloqui con Leandro Noferini ricordo che è un
punto importante ve lo invio anche se è un pò lungo in
quanto forse è necessario intervenire nella questione.

Ciao a tutti e scusate per la lunghezza!

Alessio Papini

----------Testo--------------
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 20.02.2002
COM(2002) 92 definitivo
2002/0047 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici
(presentata dalla Commissione)
2
RELAZIONE
OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA
Negli scorsi anni la creazione di software ha
conosciuto una crescita costante. Ha assunto un
peso notevole nell'economia europea e ha contribuito
in misura rilevante al PIL e
all'occupazione. Nel 1998 il valore del mercato
europeo del software era di 39 miliardi di €1.
Secondo un recente studio di Datamonitor2, il numero
degli addetti al settore del software nei
paesi dell'Europa occidentale aumenterà dal 1999 al
2003 a ritmi compresi tra il 24% e il
71%, con una media del 47%. Inoltre, sempre secondo
questo studio, ogni posto di lavoro nel
settore del software crea 2-4 posti di lavoro nei
settori a valle e un posto di lavoro nei settori a
monte.
Le potenzialità di crescita e, quindi, di incidenza
sull'economia sono accresciute dalla sempre
maggiore importanza del commercio elettronico nella
società dell'informazione basata su
Internet. Poiché l'industria del software ha ormai
raggiunto lo stadio della maturità, nuove
avanzate sono sempre più ardue e costose e, al tempo
stesso, ogni innovazione può facilmente
essere copiata.
Il brevetto ha una funzione essenziale di tutela delle
invenzioni tecniche in generale. Il
principio su cui si fonda il sistema dei brevetti si è
dimostrato efficace per tutti i tipi
d'invenzioni che hanno finora goduto, negli Stati
membri della Comunità europea, della tutela
del brevetto. Il brevetto è un incentivo ad investire
il tempo e i capitali necessari e stimola
l'occupazione. L'insieme della società trae benefici
dalla divulgazione di un'invenzione, che
produce un progresso tecnologico da cui altre
invenzioni potranno scaturire.
Per quanto riguarda la tutela brevettuale delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici3, la situazione giuridica attuale è
ambigua e quindi fonte di incertezza. In realtà, le
legislazioni degli Stati membri in materia brevetti e
la convenzione sul brevetto europeo
(CBE)4 escludono dalla brevettabilità i programmi per
elaboratori "in quanto tali", ma
migliaia di brevetti per invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici sono stati
rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e
dagli uffici nazionali dei brevetti. Molti di
tali brevetti riguardano i settori chiave della
tecnologia dell'informazione, ossia l'elaborazione
dei dati digitali, il riconoscimento, la
rappresentazione e la conservazione dei dati. Altri
brevetti sono rilasciati in settori tecnici quali
l'ingegneria automobilistica e meccanica, ad
esempio per i processori controllati da programmi.
Mentre le disposizioni di legge che stabiliscono le
condizioni per il rilascio di tali brevetti
sono simili, la loro applicazione nella giurisprudenza
e nella pratica amministrativa degli Stati
membri presenta divergenze. Vi sono differenze, in
particolare, tra la giurisprudenza delle
commissioni di ricorso dell'Ufficio europeo dei
brevetti e quella dei tribunali degli Stati
membri. Accade così che un'invenzione attuata per
mezzo di elaboratori elettronici possa
1 Cfr. lo studio di Booz Allen & Hamilton per il
ministero dell'Economia dei Paesi Bassi, The
Competitiveness of Europe's ICT Markets, marzo 2000,
p.10.
2 Packaged software in Western Europe: The economic
impact of the packaged software industry on the
combined economies of sixteen European countries,
settembre 2000 Datamonitor, London
3 Per una definizione del termine, si veda l'articolo
1.
4 Detta "Convenzione di Monaco", entrata in vigore il
7 ottobre 1977. Vi aderiscono, oltre ai 15 Stati
membri della CE, anche Cipro, Liechtenstein, Monaco,
Svizzera e Turchia.
3
essere protetta in uno Stato membro ma non in un
altro, con effetti diretti negativi sul buon
funzionamento del mercato interno5.
La presente direttiva intende affrontare questa
situazione armonizzando le legislazioni
nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda
la brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici e rendendo più
trasparenti le condizioni di brevettabilità.
GLI ANTEFATTI DELL'INIZIATIVA: LE CONSULTAZIONI DELLA
COMMISSIONE
A seguito della consultazione basata sul Libro verde
del 1997 sul brevetto comunitario e sul
sistema dei brevetti in Europa6, all'inizio del 1999
la brevettabilità delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici è stata individuata
come una delle questioni prioritarie su cui
la Commissione europea avrebbe dovuto adottare
rapidamente un'iniziativa7. Si è ritenuto che
una direttiva d'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri al riguardo avrebbe
eliminato l'ambiguità e la mancanza di certezza
giuridica sulla questione. Inoltre, è stato
stabilito che, parallelamente a questa azione a
livello comunitario, gli Stati aderenti alla CBE
avrebbero adottato misure per modificare l'articolo
52, paragrafo 2, lettera c) della
Convenzione, in particolare per espungere i "programmi
per elaboratore" dall'elenco delle
invenzioni non brevettabili.
Dopo il 1999 il dibattito pubblico sulla questione si
è aperto ed è andato intensificandosi. Da
alcune parti dell'industria europea è giunta
ripetutamente la richiesta di una rapida azione per
eliminare l'attuale ambiguità e l'incertezza giuridica
attorno alla brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici; d'altra
parte, i creatori e gli utenti di software
libero e un numero consistente di piccole e medie
imprese che li appoggiano hanno
manifestato crescenti riserve sui brevetti di
software.
Il 19 ottobre 2000 la Commissione europea ha dato
avvio alla fase finale delle consultazioni,
nella quale il pubblico e gli Stati membri sono stati
invitati a formulare i loro commenti su un
documento disponibile su Internet8.
La consultazione ha adottato un duplice approccio. In
primo luogo, è stata posta la questione
fondamentale della necessità di un'azione a livello
comunitario per l'armonizzazione e, in caso
di risposta affermativa, del suo livello adeguato in
termini generali. In seguito, è stata
presentato in modo dettagliato lo stato attuale della
giurisprudenza stabilita dall'UEB e sono
stati proposti alcuni elementi molto specifici che
potrebbero figurare in un'armonizzazione
basata sullo status quo.
Sono giunte circa 1 450 risposte, che sono state
analizzate da un contraente, la cui relazione è
stata pubblicata9.
5 Su queste divergenze si vedano più avanti maggiori
ragguagli.
6 Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Libro
verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei
brevetti in Europa, COM(1997) 314 def., 24 giugno
1997.
7 Promuovere l'innovazione tramite il brevetto -
Seguito da dare al Libro verde sul brevetto
comunitario e
sul sistema dei brevetti in Europa, COM (1999) 42
def., 5 febbraio 1999.
8 La brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici: documento di
consultazione dei servizi della Direzione generale del
Mercato interno (19 ottobre 2000). Il documento
può essere scaricato da
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpaten.htm.
9
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm.
4
Da queste risposte emerge chiaramente la necessità di
un'azione. La situazione attuale, in cui
manca una precisa definizione dei requisiti di
brevettabilità, è considerata fortemente
penalizzante per l'industria. Circa i provvedimenti da
adottare, però, i pareri divergono
nettamente tra quanti vorrebbero limitare
rigorosamente i brevetti relativi al software (o
vietarli del tutto) e i fautori di un'armonizzazione
ad un livello più o meno corrispondente allo
status quo definito dalla prassi corrente e dalla
giurisprudenza dell'UEB.
Prevalgono numericamente le risposte dei sostenitori
del software libero, le cui opinioni
variano dal rifiuto assoluto dei brevetti per il
software alla posizione "ufficiale" della
Eurolinux Alliance, contraria ai brevetti per il
software utilizzato sui computer di uso
generale. Reazioni sostanzialmente favorevoli
all'approccio del documento di consultazione
sono invece giunte da organizzazioni regionali o
settoriali rappresentanti numerose società di
ogni dimensione, come UNICE (Union of Industrial and
Employer's Confederations of
Europe), EICTA (European Information and
Communications Technology Industry
Association) e la European IT Services Association,
oltre a grandi organizzazioni, altre
associazioni di categoria e operatori nel campo della
proprietà intellettuale. Anche se queste
ultime risposte sono state numericamente assai
inferiori a quelle favorevoli al software libero,
non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che la
bilancia del peso economico, tenendo conto
del totale dei posti di lavoro e degli investimenti in
gioco, pende a favore dell'armonizzazione
secondo le linee suggerite nel documento.
La Direzione generale Imprese della Commissione ha
inoltre commissionato uno studio
riguardante in modo specifico le piccole e medie
imprese (PMI)10 e diretto ad esaminare in
che modo le PMI che operano nel campo del software
affrontano le questioni di proprietà
intellettuale. Uno degli obiettivi principali era
quello di produrre un opuscolo destinato a
migliorare l'informazione delle PMI sui vari metodi e
le varie forme di tutela della proprietà
intellettuale. La ricerca è stata condotta in gran
parte su base documentaria, ma è stata
integrata da un questionario inviato a PMI europee del
settore del software, selezionate a
partire da varie fonti. Dodici PMI hanno risposto ai
questionari. L'indagine è stata estesa
anche ad alcune grandi società europee e a varie
organizzazioni pubbliche di ricerca.
Le PMI che hanno risposto al questionario si sono in
genere dimostrate poco informate circa i
brevetti come mezzo di protezione dei loro prodotti. I
brevetti sono considerati complessi,
costosi e difficili da applicare per le piccole
imprese e quindi meno utili del diritto d'autore o
di mezzi informali di protezione. Le PMI sono
risultate poco informate anche sulle possibilità
di utilizzare i brevetti come fonte d'informazione
tecnica. Questi risultati evidenziano la
necessità di una migliore informazione delle PMI e
rappresentano in modo particolare una
sfida per gli operatori e i responsabili della
gestione dei vari sistemi.
La Commissione ha esaminato la questione del grado di
armonizzazione delle legislazioni
nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda
le invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici, considerando i probabili
effetti della proposta sull'innovazione e la
concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e
sulle imprese europee, compreso il
commercio elettronico. Inoltre, essa ha preso in
considerazione gli effetti sulle piccole e medie
imprese e sulla creazione e sulla diffusione del
software libero. A questo scopo, in particolare,
si è tenuto conto delle conclusioni di uno studio
sull'impatto economico della brevettabilità
10 “Patent protection of computer programmes”
(Contratto n. INNO-99-04). Lo studio può essere
scaricato
da ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/softstudy.pdf. Una guida
complementare sulla protezione del software per
le piccole e medie imprese è disponibile sul seguente
sito: ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/software.pdf .
5
dei programmi per elaboratore e di altri studi
economici pertinenti11. Nel determinare le
condizioni della brevettabilità, la Commissione ha
esaminato con particolare attenzione la
prassi in vigore nei paesi principali partner
commerciali dell'Europa, in particolare negli Stati
Uniti e in Giappone. In questo contesto, è stata
valutata la brevettazione negli Stati Uniti dei
metodi informatici per l'esercizio di attività
commerciali, con particolare riguardo per i
brevetti che hanno applicazioni nel commercio
elettronico. I brevetti di metodi commerciali
sono diventati oggetto di un importante dibattito nei
paesi industrializzati.
LA CONCORRENZA INTERNAZIONALE: LA SITUAZIONE GIURIDICA
NEGLI STATI UNITI E IN
GIAPPONE
Per creare condizioni di parità tra l'Europa e gli
Stati Uniti per quanto riguarda la tutela delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici, si sarebbe potuto considerare
opportuno ampliare l'ambito della protezione e
avvicinare su questo punto la legislazione
europea dei brevetti a quella degli Stati Uniti. Si
sarebbe potuto pensare, in particolare, di
introdurre la brevettabilità dei metodi commerciali
informatici.
Diversamente che negli Stati Uniti, in Europa
l'invenzione deve costituire un contributo
tecnico. In Giappone esiste una dottrina
tradizionalmente interpretata in modo simile:
l'invenzione deve consistere in una concezione
estremamente avanzata di nozioni tecniche
fondate su una legge naturale. Negli Stati Uniti è
sufficiente che l'invenzione si collochi
all'interno di una tecnologia e non è necessario un
contributo tecnico. Il semplice fatto che
l'invenzione utilizzi un elaboratore od un software la
rende partecipe di una tecnologia se essa
fornisce anche un "risultato utile, concreto e
tangibile". Il fatto che gli Stati Uniti non esigano
che l'invenzione fornisca un contributo tecnico
significa che le restrizioni sui brevetti di
metodi commerciali (a parte i requisiti della novità e
dell'inventività) sono trascurabili12.
L'INCIDENZA DELLA BREVETTABILITÀ DELLE INVENZIONI
RELATIVE AL SOFTWARE
SULL'INNOVAZIONE, LA CONCORRENZA E LE IMPRESE
Lo studio citato sopra (nota 11) si basa
sull'esperienza degli Stati Uniti. Vi si rileva che
"la
brevettabilità delle invenzioni relative ai programmi
per elaboratore ha contribuito alla
crescita dei corrispondenti settori negli Stati Uniti,
in particolare alla crescita delle PMI e dei
creatori indipendenti di software, che sono diventati
imprese di grandi dimensioni"13. Anche
in Europa i creatori di software indipendenti
ricorrono sempre più spesso, anche se in misura
11 "The Economic Impact of Patentability of Computer
Programs" (il testo può essere scaricato da
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm).
Lo studio è stato eseguito
dall'Istituto della proprietà intellettuale di Londra
per conto della Commissione ed è stato concluso nel
marzo 2000.
Altri studi economici pertinenti di cui si è tenuto
conto e che si riferiscono alla diversa situazione
degli
Stati Uniti: Cohen, Wesley M., Nelson, Richard R. e
Walsh, John P., Protecting their Intellectual
Assets: Appropriability Conditions and why U.S.
Manufacturing Firms Patent (or not), Working Paper
7552, National Bureau of Economic Research, febbraio
2000; Bessen, James e Maskin, Eric, Sequential
Innovation, Patents, and Imitation, Working Paper,
Department of Economics, Massachusetts Institute
of Technology, gennaio 2000; Jaffe, Adam B., The U.S.
Patent System in Transition: Policy Innovation
and the Innovation Process, Working Paper 7280,
National Bureau of Economic Research, agosto
1999.
12 A seguito della decisione della Corte d'appello
degli Stati Uniti per il circuito federale del
23 luglio 1998, in State Street Bank & Trust Co. v.
Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, le
domande di brevetto per metodi commerciali sono
fortemente aumentate.
13 Cfr. lo studio, p. 5.
6
ancora relativamente ridotta, ai brevetti per ottenere
finanziamenti o concedere licenze14. La
legislazione sul diritto d'autore è stata il
principale strumento di protezione che ha permesso
all'industria del software di prosperare.
Lo studio individua chiaramente anche i problemi posti
dalla brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici negli
Stati Uniti. Essi riguardano, in primo luogo, la
concessione di "brevetti manifestamente privi di
validità" (in particolare per il commercio
elettronico), ossia di brevetti concessi per
invenzioni che non presentano un carattere di novità o
che non implicano, in apparenza, un'attività
inventiva. In secondo luogo, i brevetti per
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici possono rafforzare la posizione di mercato
delle grandi imprese. In terzo luogo, i brevetti per
l'innovazione incrementale, tipica
dell'industria del software, comportano i costi
economici richiesti dall'identificazione dei titolari
dei brevetti e della negoziazione delle necessarie
licenze. Lo studio riconosce però che non è
stato dimostrato che queste riserve cancellano gli
effetti positivi della brevettabilità delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici negli Stati Uniti. Per indicare come
l'Europa potrebbe evitare meglio degli Stati Uniti gli
effetti negativi, lo studio sottolinea "la
nostra forza che sta nel disporre di procedure
d'opposizione, oltre alla possibilità di presentare
osservazioni sulla brevettabilità delle invenzioni
all'UEB senza le spese delle procedure
d'opposizione". Si tratta d'importanti strumenti
giuridici per garantire la qualità dei brevetti che
non esistono negli Stati Uniti.
Lo studio rileva inoltre che in Europa dobbiamo
garantire l'applicazione di norme di esame
appropriate, in particolare dell'attività inventiva,
per evitare il rilascio di brevetti privi di
validità15. Occorre aggiungere che la qualità
dell'esame effettuata in particolare dall'UEB è
ampiamente rispettata. Infine, lo studio constata che
"non c'è nessuna prova del fatto che i
creatori europei indipendenti di software siano stati
indebitamente svantaggiati dalla posizione
delle grandi imprese o di altri creatori di software
in materia di brevetti"16.
Lo studio indica come possibile opzione per
l'armonizzazione il "mantenimento dello status
quo (come definito nella giurisprudenza dell'UEB),
purché sia soppressa l'esclusione dei
"programmi per elaboratore" "in quanto tali". Questo,
secondo gli autori, non avrebbe altre
conseguenze se non quella, importante, che le PMI e i
creatori indipendenti di software
sarebbero meno inclini a considerare non brevettabili
le invenzioni relative ai programmi per
elaboratore."17 D'altra parte, "nessun tentativo di
rafforzare la tutela della proprietà
intellettuale nel settore del software può pretendere
di basarsi su solide argomentazioni
economiche"18.
LA SITUAZIONE GIURIDICA ATTUALE RIGUARDANTE L'ARTICOLO
52, PARAGRAFI 1 E 2
DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO
Il requisito fondamentale del "carattere tecnico"
Secondo i requisiti generali enunciati all'articolo
52, paragrafi 1-3 della CBE, ripresi
sostanzialmente nelle legislazioni degli Stati membri
in materia di brevetti, per poter essere
14 Ibid., p. 3.
15 Ibid., p. 5 e segg.
16 Ibid., p. 3.
17 Ibid., p. 8.
18 Ibid., p. 36.
7
brevettata, un'invenzione deve presentare un carattere
di novità, implicare un'attività inventiva
ed essere atta ad un'applicazione industriale
(articolo 52, paragrafo 1).
L'articolo 52, paragrafo 2 della CBE specifica che i
programmi per elaboratore "in quanto
tali" non sono invenzioni e sono quindi esclusi dalla
brevettabilità.
La commissione di ricorso dell'UEB ha affermato che è
fondamentale che tutte le invenzioni
abbiano un carattere tecnico. Anche l'articolo 27,
paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (ADPIC) conferma che sono brevettabili
le invenzioni in tutti i campi della tecnologia. Di
conseguenza, la commissione di ricorso
dell'UEB e i tribunali degli Stati membri hanno
affermato che le invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici possono essere considerate
brevettabili se hanno un carattere tecnico,
ossia se appartengono a un campo della tecnologia. Le
invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici che soddisfano questa
condizione non sono considerate rientranti
nell'esclusione di cui all'articolo 52, paragrafo 2,
in quanto sono considerate non relative a
programmi per elaboratore "in quanto tali". In realtà,
l'esclusione è stata interpretata dalla
commissione di ricorso dell'UEB come relativa alle
invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici che non presentano carattere
tecnico19.
Per quanto riguarda la questione di quali invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori
elettronici possano considerarsi di "carattere
tecnico", la conclusione che si può trarre dalla
recente causa Controlling pension benefits system20 è
che tutti i programmi funzionanti su un
elaboratore sono per definizione tecnici (perché un
elaboratore è una macchina) e possono
quindi essere considerati una "invenzione".
Considerazioni analoghe sono state applicate dalla
commissione di ricorso dell'UEB ad altre
categorie escluse "in quanto tali" dalla
brevettabilità dall'articolo 52, paragrafo 2, per
esempio
i "metodi per attività commerciali", le "presentazione
d'informazione", o le "creazioni
estetiche". Ciò significa che le invenzioni che
rientrano in queste categorie sono considerate
anch'esse brevettabili se presentano un carattere
tecnico.
Per quanto riguarda la rappresentazione
dell'invenzione nelle rivendicazioni di brevetto, la
commissione di ricorso ha affermato, nella causa
Computer program product I & II21, che se
un programma su un vettore ha la possibilità di
produrre un effetto tecnico quando è caricato e
funziona su un elaboratore, tale programma rivendicato
in quanto tale non deve essere escluso
dalla brevettabilità. Ciò è stato interpretato nel
senso di un'ammissibilità della rivendicazione
di tale programma di per sé o come registrazione su un
vettore o nella forma di un segnale
(per es. memorizzato come file su un disco o trasmesso
per mezzo di Internet
Il ruolo degli algoritmi
Il termine "algoritmo" può essere inteso nel suo senso
più ampio come una sequenza
dettagliata di azioni destinate ad eseguire un
determinato compito. In questo contesto, il
termine può abbracciare ovviamente processi tecnici e
non tecnici.
19 Computer program product I and II, T1173/97,
1.7.1998, 1999 OJ EPO [609] e T0935/97, 4.2.1999,
[1999] R.P.C. 861. Le motivazioni sono in gran parte
simili nei due casi.
20 Controlling pension benefits system/PBS
T-0931/1995, decisione dell'8.09.2000.
21 Cfr. sopra. Si veda anche la causa T1002/92 in cui
la commissione di ricorso dell'UEB ha formulato per
la prima volta questa critica.
8
La semplice esistenza di un algoritmo non costituisce
un criterio utile per distinguere le
materie brevettabili da quelle non brevettabili. Un
algoritmo può essere alla base di
un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici o di un'invenzione relativa ad una
macchina di tipo tradizionale (meccanica, elettrica,
ecc.) o al processo eseguito da tale
macchina. L'unica differenza consiste nel fatto che un
programma per elaboratore è eseguito
mediante istruzioni dirette all'elaboratore e una
macchina tradizionale è azionata dai suoi
componenti (meccanici, elettrici, ecc.).
Un algoritmo astratto può essere definito in termini
di logica pura, in assenza di punti di
riferimento fisici. È possibile che un tale algoritmo
abbia un uso pratico in molteplici funzioni
diverse in campi apparentemente senza rapporti tra
loro e che sia in grado di ottenere diversi
effetti. Quindi, un algoritmo considerato come
un'entità teorica isolata dal contesto di un
ambiente fisico, e di cui è impossibile, di
conseguenza, inferire gli effetti, ha un carattere
intrinsecamente non tecnico e non può quindi essere
considerato un'invenzione brevettabile.
Di conseguenza, un algoritmo astratto in quanto tale
non può essere oggetto di monopolio.
Secondo le regole usuali della brevettabilità, il
brevetto concesso per un'invenzione basata su
un determinato algoritmo non può essere esteso ad
altre applicazioni di tale algoritmo.
Complementarità di brevetto e tutela del diritto
d'autore
Un brevetto tutela un'invenzione nei limiti delle
rivendicazioni di brevetto, che determinano
l'estensione della protezione conferita22. Il titolare
di un brevetto per un'invenzione attuata per
mezzo di elaboratori elettronici ha quindi il diritto
d'impedire ai terzi di utilizzare un software
che metta in atto la sua invenzione (quale definita
dalla rivendicazione di brevetto). Questo
principio vale anche se si possono trovare vari modi
di ottenere questo utilizzando programmi
il cui codice fonte od oggetto differisce da quello di
ciascun altro e che possono
parallelamente essere protetti da diritti d'autore
indipendenti che non si violano
reciprocamente23.
D'altro canto, ai fini della direttiva 91/250/CEE
relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore24, la tutela mediante diritto d'autore
si applica a qualsiasi forma di espressione
di un programma per elaboratore, mentre le idee e i
principi alla base di qualsiasi elemento di
un programma per elaboratore, compresi quelli alla
base delle sue interfacce, non sono
tutelati. Un programma per elaboratore è tutelato se è
originale, ossia se è il risultato della
creazione intellettuale dell'autore. In pratica,
questo significa che il diritto d'autore sussiste in
qualsiasi forma d'espressione del codice fonte o del
codice oggetto, ma non nelle idee e nei
principi alla base del codice fonte o del codice
oggetto di un programma. Il diritto d'autore
vieta una copia sostanziale del codice fonte o del
codice oggetto ma non preclude i molti altri
modi possibili di esprimere le stesse idee e gli
stessi principi in diversi codici fonte od
22 Le rivendicazioni devono essere interpretate alla
luce della descrizione e dei disegni relativi
all'invenzione. Cfr., per esempio, l'articolo 69,
paragrafo 1 della CBE.
23 Questa sola espressione non può servire come
descrizione della rispettiva invenzione rispettiva;
cfr., per
esempio, le linee guida UEB per l'esame di sostanza,
C-II, 4.14a.
24 La legislazione relativa al diritto d'autore,
applicata ai programmi per elaboratore, è stata
armonizzata a
livello comunitario dalla direttiva 91/250/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore [GU L 122,
17.5.1991, pag. 42]. Cfr. la relazione della
Commissione sull'applicazione e gli effetti della
direttiva 91/250/CEE, COM(2000) 199 def. del
10.4.2000.
9
oggetto. Esso inoltre non tutela dallo sviluppo di un
programma identico o sostanzialmente
identico senza la conoscenza di un diritto d'autore
esistente.
Di conseguenza, la tutela giuridica può essere
garantita in modo complementare nei confronti
dello stesso programma dal brevetto e dal diritto
d'autore. La tutela può essere cumulativa nel
senso che un atto che implica l'utilizzazione di un
particolare programma può violare sia il
diritto d'autore nel codice, sia un brevetto le cui
rivendicazioni coprono le idee e i principi di
base.
La direttiva 91/250/CEE include disposizioni
specifiche (articoli 5 e 6) che autorizzano, in
determinate circostanze, l'esecuzione di atti che
costituiscono altrimenti una violazione del
diritto d'autore che tutela un programma per
elaboratore. Tali deroghe riguardano gli atti
compiuti allo scopo di determinare le idee e principi
su cui è basato un programma e gli atti di
riproduzione e di traduzione del codice qualora tali
atti siano indispensabili per conseguire
l'interoperabilità con altri programmi di un programma
per elaboratore creato autonomamente.
La direttiva precisa anche che le persone abilitate ad
utilizzare un programma hanno il diritto
di farne una copia di riserva.
Tali disposizioni sono giustificate e necessarie nel
contesto della legislazione sul diritto
d'autore, perché il diritto d'autore conferisce il
diritto assoluto di impedire la realizzazione di
copie di un'opera tutelata. Tutti gli atti menzionati
implicano la realizzazione di copie e
violerebbero quindi il diritto d'autore qualora non
fossero previste deroghe. D'altra parte, le
legislazioni nazionali sul brevetto, benché non
pienamente armonizzate, in generale non si
applicano agli atti compiuti in forma privata e a fini
non commerciali o ad atti compiuti a fini
sperimentali in relazione all'oggetto dell'invenzione.
Né è probabile che la realizzazione di
una copia di riserva nel contesto dell'utilizzazione
autorizzata di un brevetto riguardante un
elaboratore programmato o l'esecuzione di un programma
possa essere considerata una
violazione.
Quindi, date le differenze tra l'oggetto della tutela
conferita dal brevetto e dal diritto d'autore e
la natura delle eccezioni autorizzate, l'esercizio di
un brevetto riguardante un'invenzione
attuata per mezzo di elaboratori elettronici non
dovrebbe essere in contrasto con le deroghe
che la legislazione sul diritto d'autore riconosce ai
creatori di software in forza delle
disposizioni della direttiva 91/250/CEE. Inoltre, per
quanto riguarda lo sviluppo di programmi
interoperabili, l'obbligo per ogni brevetto di
includere una descrizione esauriente dovrebbe
facilitare il compito di chi cerca di adattare un
programma ad un altro programma
preesistente, con caratteristiche brevettate
(l'obbligo di descrizione non ha un corrispondente
nella legislazione sul diritto d'autore). Infine, nel
caso in cui diritti brevettuali siano esercitati
in modo abusivo, è possibile ricorrere a licenze
obbligatorie e alle norme sulla concorrenza. Il
considerando 18 e l'articolo 6 fanno specifico
riferimento, tra l'altro, alle disposizioni sulla
decompilazione e l'interoperabilità della direttiva
01/250/CEE.
LA NECESSITÀ DI UN'AZIONE COMUNITARIA DI
ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
NAZIONALI E LA SUA BASE GIURIDICA
I brevetti europei sono rilasciati dall'Ufficio
europeo dei brevetti secondo una procedura
centralizzata che prevede un insieme coerente di
regole, in virtù della quale i brevetti europei,
una volta rilasciati, sono soggetti alle leggi
nazionali in materia di brevetti di ciascun paese in
cui essi hanno efficacia. Inoltre, le norme nazionali
in materia di brevettabilità sono uniformi
tra loro e con le disposizioni della Convenzione sul
brevetto europeo, ma la loro
interpretazione dettagliata - per quanto riguarda gli
effetti di un brevetto europeo in quanto
10
anche brevetto nazionale - è di competenza dei
tribunali. Anche se possono riconoscere un
valore di autorevolezza alle decisioni degli organi di
ricorso dell'UEB (e alle decisioni dei
tribunali degli altri Stati membri), i tribunali
nazionali non sono da esse vincolati e in caso di
conflitto diretto possono non aver altra scelta che
attenersi a precedenti vincolanti, nel rispetto
delle proprie tradizioni giurisprudenziali. Questo può
determinare, e di fatto ha determinato,
divergenze nell'interpretazione della Convenzione sul
brevetto europeo e di conseguenza
nell'ambito della tutela riconosciuta a talune
categorie di invenzioni.
Per quanto attiene alle invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici, la maggior parte
della giurisprudenza nazionale è stata finora
sviluppata dai tribunali di due soli Stati membri:
Germania e Regno Unito. È interessante notare che
anche le loro statuizioni divergono su
questioni importanti relative ai requisiti per
l'ottenimento di un brevetto (definizione della
brevettabilità). È quindi assai fondata l'ipotesi che
i tribunali di altri Stati membri, in assenza
di ogni norma di armonizzazione, potrebbero assumere
posizioni ampiamente divergenti ove
fossero chiamati a deliberare in questa materia.
Pertanto, i titolari di brevetti e in generale ogni
utente potenziale di brevetti non dispongono
attualmente di alcuna certezza quanto al
riconoscimento, in caso di controversia, dei brevetti
rilasciati in questo campo.
L'esistenza di simili incertezze e divergenze nella
tutela giuridica può inoltre avere un effetto
concreto e negativo sulle decisioni di investimento e
sulla libera circolazione delle merci nel
mercato interno. L'esempio più ovvio che si può fare è
il caso di un prodotto considerato
brevettabile in uno Stato membro e non in un altro. Le
condizioni di concorrenza per i
prodotti innovativi saranno in questa situazione
radicalmente diverse secondo che siano o no
tutelati, mentre alle copie prive di licenza sarà
precluso l'attraversamento delle frontiere
interne della Comunità quando provengano da Stati
membri in cui la tutela è stata negata e
siano diretti verso Stati membri in cui la tutela
esiste. È anche probabile che il grado di
certezza esistente quanto alla tutela assicurata dai
tribunali locali alle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici possa influenzare le
decisioni che le imprese prendono circa il
luogo in cui insediare i loro impianti o l'ingresso in
nuovi mercati.
Va ricordato che si possono ottenere brevetti per via
unicamente nazionale, senza l'intervento
dell'Ufficio europeo dei brevetti. Gli argomenti di
cui sopra, concernenti le divergenze tra le
legislazioni nazionali, valgono anche per tali
situazioni, ma vi si aggiunge il fatto che le
domande saranno esaminate e i brevetti rilasciati
esclusivamente in base alle norme nazionali.
Quindi, verrà meno anche il fattore unificante
dell'UEB come unica autorità preposta al
rilascio dei brevetti, con la conseguenza che i membri
di una stessa "famiglia" di brevetti in
diversi paesi (ossia i brevetti relativi ad una stessa
invenzione e derivanti da un'unica domanda
originaria) potrebbero essere rilasciati ab origine
con ambiti di tutela molto diversi.
Le differenze specifiche che esistono tra la
giurisprudenza dei tribunali del Regno Unito e
quella della commissione di ricorso dell'UEB
riguardano il modo in cui la legge è interpretata
in relazione alle materie escluse in generale. Nella
giurisprudenza del Regno Unito
(contrariamente a quella dell'UEB), un'invenzione
relativa ad un programma per elaboratore
che consista, ad esempio, in un metodo per attività
commerciali o in un attività intellettuale, è
considerata non brevettabile anche se può esservi
riconosciuto un contributo tecnico (nel
senso definito dalla direttiva). Al riguardo, si
vedano le cause Merrill Lynch25 per i metodi
commerciali e Raytheon Co’s Application26 per le
attività intellettuali.
25 [1989] RPC 569.
26 [1993] RPC 427, che conferma Wang Laboratories
Inc's Application [1991] RPC 463.
11
D'altra parte, la giurisprudenza tedesca non esclude
la possibilità che metodi commerciali
presentanti un aspetto tecnico possano essere
brevettabili, anche se il solo contributo dato
dall'invenzione è di carattere non tecnico27. Questa
interpretazione aprirebbe la porta ad una
rilevante estensione della brevettabilità a questo
campo. Tra le cause pertinenti si possono
citare "Automatic Sales Control"28 e Speech Analysis
Apparatus29. Anche se il
Bundesgerichtshof ha chiarito di recente la sua
posizione30 affermando che l'approccio
corretto è quello adottato dalla commissione di
ricorso dell'UEB e dalla presente direttiva,
ossia che un contributo tecnico inventivo è una
presupposto essenziale di un'attività inventiva,
questo esempio illustra chiaramente la possibilità che
l'interpretazione giudiziaria della legge
conduca a mutamenti di rilievo dell'ambito di
brevettabilità a livello nazionale.
Oltre alle differenze nella valutazione dei criteri di
brevettabilità, vi è incertezza quanto alla
forma delle rivendicazioni ammissibili. Mentre il
Regno Unito si è affrettato ad annunciare31
che il proprio ufficio dei brevetti avrebbe ammesso
rivendicazioni di brevetti per programmi
nella forma approvata nelle due decisioni della
commissione di ricorso dell'UEB Computer
program product I and II, orientamento fatto proprio
di recente anche dalla giustizia
tedesca32, altri Stati membri non hanno ancora seguito
chiaramente l'esempio.
L'IMPOSTAZIONE ADOTTATA
Tenuto conto di quanto accertato sugli effetti che i
brevetti di invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici hanno sull'innovazione, la
concorrenza e le imprese europee, la
Commissione ritiene che la direttiva debba armonizzare
la tutela per le invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici, evitando mutamenti
repentini della posizione giuridica e in
particolare un'estensione della brevettabilità ai
programmi per elaboratori "in quanto tali".
Un'importante salvaguardia è rappresentata
dall'articolo 5, che dà mandato alla Commissione
di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio,
entro tre anni dall'entrata in vigore della
direttiva, circa gli effetti sull'innovazione delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici. In base all'esperienza acquisita con
l'applicazione della direttiva e alle relazioni del
panel speciale, la Commissione potrà eventualmente
proporre modifiche della direttiva.
Il sistema brevettuale deve essere adattato, ove
opportuno, per rispondere alle esigenze di
tutela delle invenzioni nei nuovi campi della
tecnologia, ma questa evoluzione dovrebbe
basarsi sui principi generali del diritto europeo dei
brevetti, quali si sono storicamente
configurati. Tali principi hanno trovato espressione,
in particolare, nella regola secondo cui
un'invenzione, per essere brevettabile, deve
costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte.
27 Cfr. in questo senso Nack, Ralph, Sind jetzt
computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig?
–
Analyse der Bundesgerichtshof-Entscheidung
“Sprachanalyseeinrichtung”, [2000] GRUR Int. 853.
28 [1999] GRUR 1078.
29 [2000] GRUR 930
30 Causa X ZB 16/00 (decisione del Bundesgerichtshof
pubblicata il 17 ottobre 2001).
31 Cfr. la nota pratica dell'Ufficio dei brevetti del
Regno Unito del 19.4.1999 (disponibile sul sito
Internet
dell'Ufficio
http://www.patent.gov.uk/patent/notices/practice/computer.htm).
32 Causa X ZB 16/00 (supra). Il Bundesgerichtshof ha
cassato una precedenza sentenza del Tribunale
federale dei brevetti (Bundespatentgericht) che
sosteneva l'inammissibilità di una rivendicazione
relativa ad un vettore con un solo programma per
elaboratore. In tal modo, la Corte sembra aver
indirettamente avallato la prassi dell'UEB di
ammettere le rivendicazioni di programmi per
elaboratore
in quanto tali, a condizione che, quando sono
associati ad apparecchi informatici, costituiscano un
contributo tecnico.
12
La Commissione è del parere che la Comunità, giunta a
questo stadio, debba astenersi, almeno
per ora, dall'estendere la tutela brevettuale
conferita alle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici, ad esempio sopprimendo il
requisito del contributo tecnico. Un
orientamento in questo senso porterebbe a brevettare i
metodi per attività commerciali attuati
per mezzo di elaboratori elettronici. L'esperienza
americana in questo campo è ancora troppo
recente e gli effetti dei brevetti di metodi
commerciali sull'economia in generale e sul
commercio elettronico in particolare non possono
ancora essere pienamente valutati. Su
questo tema è in corso negli Stati Uniti un ampio
dibattito; secondo alcuni, brevetti di questo
tipo rischiano di porre un freno allo sviluppo del
commercio elettronico. Va inoltre
considerato che un'armonizzazione in questo senso
consisterebbe essenzialmente nel creare
una serie di norme per le invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici distinte dai
principi più generali del diritto europeo dei
brevetti, che considerano necessario un contributo
tecnico.
Codificando il requisito di un contributo tecnico, la
direttiva dovrebbe permettere di evitare
che si rilascino brevetti per metodi commerciali
"puri" o, più generalmente, processi sociali,
dal momento che non soddisfano strettamente i criteri
stabiliti, tra cui il requisito del
contributo tecnico.
Questo dovrebbe far sì che i brevetti di invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici
abbiano nella Comunità un effetto positivo
sull'innovazione e sulle imprese europee e non
costituiscano un freno sleale alla concorrenza.
I brevetti di invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici sono importanti per tutte le
imprese del settore del software, comprese le PMI.
Queste ultime hanno però poca o nessuna
dimestichezza col sistema dei brevetti e preferiscono
spesso fare affidamento sul solo diritto
d'autore, che tutela i programmi per elaboratore in
quanto opere letterarie. Affinché possano
pienamente utilizzare le diverse possibilità offerte
dal sistema brevettuale, le PMI devono
poter accedere facilmente ad informazioni sui mezzi
per ottenere la tutela del brevetto, i
vantaggi che tale tutela offre e le condizioni per
ottenere brevetti per le proprie invenzioni,
concedere licenze e ottenere licenze da altri titolari
di brevetti. È compito degli Stati membri
valutare se la specifica situazione dei brevetti nel
campo delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici richiede iniziative
d'informazione, in particolare da parte dei rispettivi
uffici nazionali dei brevetti.
L'azione comunitaria proposta risponde ai criteri di
sussidiarietà in quanto i suoi obiettivi non
possono essere realizzati a livello nazionale. La
giurisprudenza e le pratiche amministrative
degli Stati membri per quanto riguarda le invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori
elettronici divergono da molti anni e nulla lascia
supporre che queste pratiche convergeranno
se non saranno adottate misure sul piano legislativo.
Trattandosi di pratiche che hanno effetti
transfrontalieri, questi obiettivi possono perciò
essere raggiunti soltanto con un'azione
comunitaria.
I mezzi dell'azione comunitaria sono inoltre
proporzionali ai suoi obiettivi. La direttiva si
limita strettamente a definire le norme fondamentali
sulla brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Nella
massima misura possibile, il diritto generale
dei brevetti, per quanto si riferisce alla procedura e
al merito e secondo l'interpretazione data
dai tribunali nazionali, continuerà ad essere
applicata e integrerà la direttiva, purché non sia in
contraddizione con essa.
13
L'armonizzazione e una maggiore trasparenza dovrebbero
indurre le imprese europee, e in
particolare le PMI, ad utilizzare i brevetti per
sfruttare pienamente le loro invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici.
LA BASE GIURIDICA DELL'ARMONIZZAZIONE
Poiché il provvedimento ha come obiettivo la
realizzazione del mercato interno mediante il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative vigenti negli
Stati membri per quanto riguarda la brevettabilità
delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici, la Commissione propone di
assumere come base giuridica
dell'armonizzazione l'articolo 95 del trattato CE. A
questa base giuridica fanno riferimento
altre direttive di armonizzazione delle legislazioni
nazionali sulla proprietà intellettuale33 e
soprattutto la recente direttiva 98/44/CE sulla
protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche. La fondatezza di questa scelta della
base giuridica è stata riconosciuta dalla
Corte di giustizia, nelle circostanze che si
presentano in relazione alla brevettabilità, in varie
occasioni34 e in particolare riguardo alla citata
direttiva 98/44/CE in una recente sentenza della
Corte di giustizia35, che contiene un'approfondita
disamina della base giuridica.
COMMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA
Articolo 1
Definisce semplicemente il campo d'applicazione della
direttiva, che stabilisce norme relative
alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici. La definizione
di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici" è data nell'articolo 2.
33 Cfr. per esempio la direttiva 89/104/CEE sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in
materia di marchi d'impresa (GU L 40, 11.2.1989, p. 1)
; la direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore (GU L 122, 17.5.1991, p.
42); la direttiva 93/98/CEE concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del
diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L
290,
24.11.1993, p. 9); e la direttiva 96/9/CE relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77,
27.3.1996, p. 20).
34 Cfr. parere 1/94, Competenza della Comunità a
concludere accordi internazionali in materia di
servizi di
protezione della proprietà intellettuale [15.11.1994],
Racc. I-5267 e causa C-350/92 Spagna contro
Consiglio [13.7.1995], Racc. I-1985.
35 C-377/98 Paesi Bassi contro Parlamento e Consiglio.
Nella sentenza si afferma (par. 18-20):
D'altro canto, obbligando gli Stati membri a
proteggere le invenzioni biotecnologiche tramite il
loro
diritto nazionale dei brevetti, la direttiva ha
effettivamente lo scopo di prevenire i rischi per
l'unicità
del mercato interno che potrebbero derivare dal fatto
che gli Stati membri decidano unilateralmente di
concedere o negare siffatta protezione.
Il ricorrente sostiene tuttavia, in secondo luogo,
che, se l'applicazione da parte degli Stati membri
delle
pertinenti disposizioni del diritto internazionale era
fonte di incertezze sulla normativa applicabile,
queste ultime avrebbero dovuto essere eliminate non
mediante una misura comunitaria di
armonizzazione, bensì grazie ad una rinegoziazione
degli atti giuridici internazionali quali la CBE, per
pervenire ad un chiarimento delle loro regole.
Questo argomento è infondato. Infatti, scopo di una
misura di armonizzazione è di ridurre gli ostacoli
al funzionamento del mercato interno costituiti dalla
diversità di condizioni esistenti tra gli Stati
membri, qualunque ne sia la causa. Se le divergenze
derivano da un'interpretazione discordante, o che
rischia di diventare tale, di nozioni contenute in
atti giuridici internazionali cui aderiscono gli Stati
membri, nulla vieta in linea di principio di ricorrere
all'adozione di una direttiva quale strumento per
assicurare un'interpretazione comune agli Stati membri
di siffatte nozioni."
14
Articolo 2
Questo articolo definisce alcuni dei termini
utilizzati nella direttiva. Per "invenzione attuata
per mezzo di elaboratori elettronici" s'intende ogni
invenzione messa in atto per mezzo di un
elaboratore o apparecchio analogo, realizzata mediante
un programma per elaboratore. Risulta
da questa definizione che il carattere di "novità" di
un'invenzione ai sensi della direttiva non
risiede necessariamente in una caratteristica tecnica.
L'espressione "a prima vista" per
qualificare le "caratteristiche di novità" significa
che non è necessario stabilire la novità
effettiva (ad esempio per mezzo di un'indagine) per
determinare se una presunta invenzione
rientra nell'ambito di questa definizione. Come
indicato nel considerando 11 e nell'articolo 4,
la presenza di un "contributo tecnico" deve essere
valutata non in relazione con la novità, ma
in quanto attività inventiva. L'esperienza ha
dimostrato che questo criterio è più semplice da
applicare in pratica.
Il "contributo tecnico" è definito come un contributo
allo stato dell'arte in un settore tecnico,
giudicato non ovvio da una persona competente nella
materia.
Articolo 3
L'articolo 3, nel contesto del considerando 6,
riflette l'articolo 27, paragrafo 1 dell'accordo
ADPIC, secondo cui un brevetto può essere concesso per
ogni invenzione di prodotti o di
processi in tutti i campi della tecnologia, purché
essa presenti un carattere di novità, implichi
un'attività inventiva e sia atta ad un'applicazione
industriale. Un'invenzione attuata per mezzo
di elaboratori elettronici è definita come
appartenente a un settore della tecnologia. Tuttavia,
un algoritmo definito senza riferimento ad un ambiente
fisico non corrisponde alla definizione
di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici" e non rientra in un settore della
tecnologia.
Articolo 4
L'articolo 4, paragrafo 1 impone agli Stati membri
l'obbligo di tutelare le invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici che soddisfino i
requisiti fondamentali della novità,
dell'attività inventiva e dell'applicabilità
industriale, di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della
Convenzione sul brevetto europeo.
Il paragrafo 2 precisa che, per implicare un'attività
inventiva, un'invenzione attuata per mezzo
di elaboratori elettronici deve costituire un
contributo tecnico, ossia un contributo allo stato
dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio
da una persona competente nella materia
(articolo 2). Questa precisazione integra e non
sostituisce la definizione di attività inventiva
figurante nell'articolo 56 della CBE, secondo cui
un'invenzione è considerata implicare
un'attività inventiva se, per una persona competente
nella materia, non è una conseguenza
evidente dello stato della tecnica. In effetti, questo
è già un criterio generale applicabile a tutte
le invenzioni brevettabili, quantunque, come è ovvio,
nel valutare il carattere inventivo delle
invenzioni in campi in cui si ha raramente a che fare
con esclusioni (ad esempio nel campo
della meccanica), abitualmente non occorra considerare
se un contributo allo stato dell'arte è
di carattere tecnico o no.
Quindi, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici in cui il contributo allo stato
dell'arte non ha carattere tecnico sarà considerata
non implicante un'attività inventiva anche se
il contributo (non tecnico) allo stato dell'arte non è
ovvio. Nel valutare l'attività inventiva, i
criteri applicati per determinare ciò che costituisce
lo stato dell'arte e quali siano le
15
conoscenze della persona competente, sono gli stessi
applicati nel valutare l'attività inventiva
in generale (cfr. per esempio articolo 56 della CBE,
seconda frase ).
L'articolo 4, paragrafo 3 dispone che, nel determinare
il contributo tecnico, l'invenzione deve
essere valutata nel suo insieme, conformemente alle
decisioni della commissione tecnica di
ricorso dell'UEB in Controlling Pension Benefits36 e
Koch & Sterzel37, secondo cui non si
deve procedere ad una "ponderazione" tra
caratteristiche tecniche e non tecniche per cercare di
determinare quali aspetti costituiscono il contributo
più importante al successo di
un'invenzione.
Si deduce da quanto precede che un'invenzione che
presenta aspetti che rientrano in un campo
di quelli esclusi dall'articolo 52, paragrafo 2 (ad
esempio un metodo per attività commerciali)
resta brevettabile se costituisce un contributo
tecnico non ovvio. Tuttavia, se non vi è un
contributo tecnico, per esempio se il contributo allo
stato dell'arte consiste interamente in
aspetti non tecnici, come sarebbe il caso se il
contributo allo stato dell'arte consistesse
unicamente in un metodo per attività commerciali, non
vi è alcunché da brevettare. Questa
concezione ha come altra conseguenza logica che,
sebbene una rivendicazione valida possa
comprendere caratteristiche tecniche e non tecniche,
le caratteristiche puramente non tecniche
non possono essere oggetto di monopolio isolatamente
dalle caratteristiche tecniche.
L'espressione "contributo tecnico" è utilizzata nella
giurisprudenza della commissione di
ricorso dell'UEB da molti anni38. Secondo la
giurisprudenza dell'UEB, un contributo tecnico
può risultare
· dal problema all'origine dell'invenzione rivendicata
e da questa risolto;
· dai mezzi, ossia dalle caratteristiche tecniche, che
costituiscono la soluzione del problema
in questione;
· dagli effetti ottenuti nella soluzione del problema
in questione;
· dalla necessità di considerazioni tecniche per
giungere all'invenzione attuata per mezzo di
elaboratori elettronici rivendicata.
Articolo 5
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1
dell'accordo ADIPC, sono brevettabili le
invenzioni sia di prodotti, sia di processi.
L'articolo 4 dispone che un'invenzione attuata per
mezzo di elaboratori elettronici può essere
rivendicata sia come elaboratore o apparecchio
simile programmato (ossia come prodotto), sia come
processo eseguito da tale apparecchio.
Si noti che la proposta non ha seguito la prassi
dell'UEB di ammettere rivendicazioni di
programmi per elaboratore, di per se stessi o su un
vettore, perché questo potrebbe essere
inteso come un riconoscimento della brevettabilità dei
programmi per elaboratori "in quanto
tali".
36 Cfr. nota 20.
37 T26/86 (21.5.87) [1988] GU UEB 19.
38 Cfr. Vicom Case T208/84 (15.7.1986) [1987] GU UEB
14.
16
Articolo 6
L'articolo 6 salvaguarda espressamente l'applicazione
delle disposizioni della direttiva
91/250/CEE relative alla decompilazione e
all'interoperabilità.
Articolo 7
L'articolo 7 fa obbligo alla Commissione di esaminare
gli effetti delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e la
concorrenza, in Europa e sul piano
internazionale, e sulle imprese europee, compreso il
commercio elettronico.
Articolo 8
Questo articolo prevede l'obbligo per la Commissione
di riferire al Parlamento e al Consiglio
sull'applicazione della direttiva entro tre anni dalla
data fissata per il suo recepimento nelle
legislazioni nazionali. Questa disposizione
costituisce un'importante salvaguardia, che
dovrebbe permettere di rilevare e segnalare ogni
effetto negativo della direttiva.
Articoli 9, 10 e 11
Sono gli articoli abituali concernenti l'entrata in
vigore della direttiva e la sua attuazione da
parte degli Stati membri.
Per applicare questa direttiva gli Stati membri
dovranno introdurre nuove disposizioni nella
loro legislazione in materia di brevetti che, in
particolare, preciseranno che i criteri di
brevettabilità per le invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici sono stabilite dagli
articoli 1-5 della direttiva. La direttiva non
richiede alcuna modificazione delle legislazioni
degli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni
relative alle altre esclusioni dalla
brevettabilità corrispondenti all'articolo 52,
paragrafo 2 della CBE.
Oltre a quanto disposto da questa direttiva, le norme
procedurali e sostanziali delle
legislazioni nazionali in materia d brevetti e gli
accordi internazionali vincolanti restano la
base essenziale della tutela giuridica delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici.
17
2002/0047 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione39,
visto il parere del Comitato economico e sociale40,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
251 del trattato41,
considerando quanto segue:
(1) La realizzazione del mercato interno implica
l'eliminazione delle restrizioni alla libera
circolazione e delle distorsioni della concorrenza
nonché la creazione di condizioni
favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In
questo contesto la protezione delle
invenzioni mediante i brevetti è un elemento
essenziale per il successo del mercato
interno. Una protezione efficace ed armonizzata delle
invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è
indispensabile per mantenere e
stimolare gli investimenti in questo campo.
(2) Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle
invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche
amministrative e dalla giurisprudenza
dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare
ostacoli agli scambi commerciali
e quindi al buon funzionamento del mercato interno.
(3) Tali differenze sono sorte e potrebbero
accentuarsi in conseguenza del fatto che gli
Stati membri adottano nuove e differenti pratiche
amministrative o del fatto che le
giurisprudenze nazionali che interpretano la
legislazione in vigore evolvono in modo
diverso.
(4) Il costante aumento della diffusione e dell'uso
dei programmi per elaboratori in tutti i
campi della tecnologia e della loro diffusione in
tutto il mondo tramite Internet è un
fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È
quindi necessario fare in modo che i
creatori e gli utilizzatori di programmi per
elaboratore possano beneficiare nella
Comunità delle migliori condizioni possibili.
39 GU C... , p.
40 GU C... , p.
41 GU C... , p.
18
(5) È pertanto necessario armonizzare le disposizioni
di legge e la loro interpretazione da
parte dei tribunali degli Stati membri e rendere
trasparenti le norme che disciplinano la
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici. La certezza
giuridica che ne risulterà dovrebbe permettere alle
imprese di ricavare il massimo
vantaggio dai brevetti di invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici e
stimolare gli investimenti e l'innovazione.
(6) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti
dell'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuali attinenti al commercio,
approvato con la decisione del Consiglio
94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla
conclusione a nome della Comunità
europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round (1986-1994)42. L'articolo 27,
paragrafo 1 di detto accordo dispone
che possono costituire oggetto di brevetto tutte le
invenzioni, di prodotti o di processi,
in tutti i campi della tecnologia, che presentino
carattere di novità, implichino
un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione
industriale. Inoltre, in base
all'accordo, i brevetti possono essere ottenuti e i
relativi diritti possono essere esercitati
senza discriminazioni quanto al settore della
tecnologia. Questi principi valgono di
conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici.
(7) Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti
europei, firmata a Monaco di Baviera
il 5 ottobre 1973, e secondo le legislazioni degli
Stati membri in materia di brevetti, i
programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le
teorie scientifiche, i metodi
matematici, le creazioni estetiche, i piani, i
principi e i metodi per attività intellettuali,
giochi o attività commerciali e le presentazioni di
informazioni sono espressamente
non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla
brevettabilità. Questa eccezione,
tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella
misura in cui una domanda di
brevetto o un brevetto si riferisce a tali materie o
attività in quanto tali, perché tali
materie o attività in quanto tali non appartengono ad
un settore della tecnologia.
(8) La tutela del brevetto permette agli innovatori di
trarre beneficio dalla loro attività
creativa. Poiché i brevetti tutelano l'innovazione
nell'interesse della società nel suo
insieme, non devono essere utilizzati in modo da
ostacolare la concorrenza.
(9) A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio,
del 14 marzo 1991, relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore43,
qualsiasi forma di espressione di un
programma per elaboratore è tutelata dal diritto
d'autore in quanto opera letteraria.
Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi
elemento di un programma per
elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.
(10) Perché sia considerata brevettabile,
un'invenzione deve presentare un carattere tecnico
e quindi appartenere ad un settore della tecnologia.
(11) Benché siano considerate appartenenti ad un
settore della tecnologia, le invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono,
come le invenzioni in generale,
costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte
per poter essere considerate
implicanti un'attività inventiva.
42 GU L 336, 23.12.1994, p. 1.
43 GU L 122, 17.5.1991, p. 42. Direttiva modificata
dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290, 24.11.1993,
p. 9).
19
(12) Di conseguenza, se un'invenzione non costituisce
un contributo tecnico allo stato
dell'arte, come nel caso in cui, ad esempio, il suo
contributo specifico non presenta un
carattere tecnico, non può essere considerata
implicante un'attività inventiva e quindi
non è brevettabile.
(13) Un processo o una sequenza di azioni determinati,
eseguiti per mezzo di un
apparecchio, come un elaboratore, può apportare un
contributo tecnico allo stato
dell'arte e quindi costituire un'invenzione
brevettabile. Un algoritmo definito senza
riferimento ad un ambiente fisico non presenta invece
un carattere tecnico e non può
quindi costituire un'invenzione brevettabile.
(14) La tutela giuridica delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici non
deve richiedere una legislazione specifica che
sostituisca la norme nazionali in materia
di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti
restano la base essenziale della
tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici, con le
modifiche o le integrazioni relative a specifici
aspetti richieste dalla presente direttiva.
(15) La direttiva deve limitarsi all'enunciazione di
taluni principi che si applicano alla
brevettabilità di tali invenzioni, al fine in modo
particolare di assicurare la tutela delle
invenzioni che appartengono ad un settore della
tecnologia e costituiscono un
contributo tecnico e, inversamente, di escludere da
tale tutela le invenzioni che non
costituiscono un contributo tecnico.
(16) La posizione concorrenziale dell'industria
europea in rapporto ai suoi principali partner
commerciali sarebbe rafforzata dall'eliminazione delle
differenze attuali nella tutela
giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici e dalla
trasparenza della situazione giuridica.
(17) La presente direttiva lascia impregiudicata
l'applicazione delle norme in materia di
concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del
trattato.
(18) La protezione conferita dai brevetti per le
invenzioni che rientrano nel campo
d'applicazione della presente direttiva lascia
impregiudicate le facoltà riconosciute
dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore
mediante il diritto d'autore, in particolare le
disposizioni relative alla decompilazione e
all'interoperabilità o le disposizioni relative alle
topografie dei semiconduttori o ai
marchi commerciali.
(19) Poiché gli obiettivi del provvedimento proposto,
ossia l'armonizzazione delle norme
nazionali relative alle invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici, non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri e possono dunque, a
motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in
questione, essere realizzati
meglio a livello comunitario, l'intervento della
Comunità è giustificato in base al
principio della sussidiarietà, enunciato all'articolo
5 del trattato. Conformemente al
principio della proporzionalità, enunciato in questo
stesso articolo, la presente direttiva
non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tali obiettivi.
20
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo d'applicazione
La presente direttiva stabilisce norme relative alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
(a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici", un'invenzione la cui
esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una
rete di elaboratori o di un altro
apparecchio programmabile e che presenta a prima vista
una o più caratteristiche di
novità che sono realizzate in tutto o in parte per
mezzo di uno o più programmi per
elaboratore;
(b) "contributo tecnico", un contributo allo stato
dell'arte in un settore tecnico, giudicato
non ovvio da una persona competente nella materia.
Articolo 3
Appartenenza ad un settore della tecnologia
Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata
per mezzo di elaboratori elettronici sia
considerata appartenente ad un settore della
tecnologia.
Articolo 4
Condizioni della brevettabilità
1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione
attuata per mezzo di elaboratori
elettronici sia brevettabile, a condizione che sia
atta ad un'applicazione industriale,
presenti un carattere di novità e implichi un'attività
inventiva.
2. Gli Stati membri assicurano che, affinché sia
considerata implicante un'attività
inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di
elaboratori elettronici arrechi un
contributo tecnico.
3. Il contributo tecnico è valutato considerando la
differenza tra l'oggetto della
rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui
elementi possono comprendere
caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato
dell'arte.
21
Articolo 5
Forma delle rivendicazioni
Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata
per mezzo di elaboratori elettronici
possa essere rivendicata come prodotto, ossia come
elaboratore programmato, rete di
elaboratori programmati o altro apparecchio
programmato, o come processo realizzato da tale
elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio
mediante l'esecuzione di un software.
Articolo 6
Relazione con la direttiva 91/250 CEE
La protezione conferita dai brevetti per le invenzioni
che rientrano nel campo d'applicazione
della presente direttiva lascia impregiudicate le
facoltà riconosciute dalla direttiva
91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore mediante il diritto
d'autore, in particolare le disposizioni relative alla
decompilazione e all'interoperabilità o le
disposizioni relative alle topografie dei
semiconduttori o ai marchi commerciali.
Articolo 7
Monitoraggio
La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori
elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in
Europa e sul piano internazionale, e sulle
imprese europee, compreso il commercio elettronico.
Articolo 8
Relazione sugli effetti della direttiva
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio, entro [DATA (tre anni dalla
data di cui all'articolo 9, paragrafo 1)], su:
(a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici sui fattori
di cui all'articolo 7;
(b) l'adeguatezza delle norme che determinano i
criteri di brevettabilità, in particolare la
novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle
rivendicazioni
(c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri
nel caso in cui i criteri della novità e
dell'attività inventiva non siano esaminati prima del
rilascio di un brevetto e le eventuali
misure da adottare per risolvere tali difficoltà.
22
Articolo 9
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il [Data
(ultimo giorno di un mese)]. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredati di un
siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nella materia disciplinata
dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno seguente quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono i destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente

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Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere. (Montaigne)

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